此潛規(guī)則非彼“潛規(guī)則”，是雖未在法律法規(guī)中直接規(guī)定，但經(jīng)過法官的合理推導而應(yīng)用于知識產(chǎn)權(quán)案例審判中的審判規(guī)則，掌握這些規(guī)則，也許有助于從容且有針對性的學習知識產(chǎn)權(quán)訴訟技能。本文來源于最高人民法院的審判案例。哲學家赫拉克利特說"人不能兩次踏進同一條河流"，世界上沒有完全相同的兩個案件，訴訟環(huán)境和法律環(huán)境也總是不斷變化的。
權(quán)利要求技術(shù)特征的劃分
劃分權(quán)利要求的技術(shù)特征時，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征。
可否利用說明書修改權(quán)利要求用語的明確含義
當本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對權(quán)利要求相關(guān)表述的含義可以清楚確定，且說明書又未對權(quán)利要求的術(shù)語含義做特別界定時，應(yīng)當以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對權(quán)利要求自身內(nèi)容的理解為準，而不應(yīng)當以說明書記載的內(nèi)容否定權(quán)利要求的記載;但權(quán)利要求特定用語的表述存在明顯錯誤，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠根據(jù)說明書和附圖的相應(yīng)記載明確、直接、毫無意義地修正權(quán)利要求的該特定用語的含義的，應(yīng)根據(jù)修正后的含義進行解釋。
說明書附圖尺寸參數(shù)與權(quán)利要求的保護范圍關(guān)系
未在權(quán)利要求書中記載而僅通過測量說明書附圖得到的尺寸參數(shù)一般不能用來限定權(quán)利要求保護范圍。
使用環(huán)境特征的解釋
已經(jīng)寫入權(quán)利要求的使用環(huán)境特征屬于必要技術(shù)特征，對于權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用;使用環(huán)境特征對于權(quán)利要求保護范圍的限定程度需要根據(jù)個案情況具體確定，一般情況下應(yīng)該理解為要求被保護的主題對象可以用于該使用環(huán)境即可，而不是必須用于該使用環(huán)境，但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀專利要求書、說明書以及專利審查檔案后可以明確而合理地得知被保護對象必須用于該使用環(huán)境的除外。
封閉式權(quán)利要求的解釋
封閉式權(quán)利要求一般應(yīng)當解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟;
對于組合物封閉式權(quán)利要求，一般應(yīng)當解釋為組合物中僅包括所指出的組分而排除所有其他的組分，但是可以包含通常含量的雜質(zhì)，輔料并不等于雜質(zhì)。
封閉式權(quán)利要求侵權(quán)判定中等同原則的適用
專利權(quán)人選擇封閉式權(quán)利要求表明其明確將其他未被限定的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟排除在專利權(quán)利保護范圍之外，不宜再通過適用等同原則將其重新納入保護范圍。
部分權(quán)利要求被宣告無效情形下禁止反悔原則的適用
禁止反悔原則通常適用于專利權(quán)人通過修改或意見陳述而自我放棄技術(shù)方案的情形;若獨立權(quán)利要求被宣告無效而在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，且專利權(quán)人未曾自我放棄，而不宜僅因此及對該從屬權(quán)利要求適用禁止反悔原則并限制等同侵權(quán)原則的適用。
保護范圍明顯不清楚的專利權(quán)的侵權(quán)指控不應(yīng)支持
準確界定專利權(quán)的保護范圍，是認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否構(gòu)成侵權(quán)的前提條件，對于保護范圍明顯不清楚的專利權(quán)，不應(yīng)認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)。
現(xiàn)有技術(shù)抗辯的比對方法與審查方式
審查現(xiàn)有技術(shù)抗辯時，比對方法是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)進行對比，在兩者并非相同的情況下，審查時可以專利權(quán)利要求為參照，確定被訴侵權(quán)技術(shù)方案中被指控落入專利權(quán)保護范圍的技術(shù)特征，并判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了與之相同或者等同的技術(shù)特征。
外觀設(shè)計專利保護中產(chǎn)品類別的確定
確定外觀設(shè)計專利產(chǎn)品類別，應(yīng)以具有獨立存在形態(tài)、可以單獨銷售的產(chǎn)品的用途為依據(jù);外觀設(shè)計專利的保護范圍限于相同或者相近種類產(chǎn)品的外觀設(shè)計。
外觀設(shè)計應(yīng)當以產(chǎn)品為依托，不能脫離產(chǎn)品獨立存在。因為外觀設(shè)計專利必須附著在產(chǎn)品載體上，所以外觀設(shè)計專利需要和產(chǎn)品一起保護。確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是否屬于相同或者相近的種類是判斷被訴侵權(quán)設(shè)計是否落入外觀設(shè)計專利權(quán)保護的前提�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，可以參照外觀設(shè)計的簡要說明、國際外觀設(shè)計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用的情況等因素。”
專利權(quán)被宣告無效時間點的確定
專利法第四十七條第二款中專利權(quán)被宣告無效的時間點應(yīng)以無效宣告請求審查決定書載明的決定日為準。
專利法第四十七條第二款的立法的目的在于實現(xiàn)公平和秩序的協(xié)調(diào)和平衡。一方面，賦予專利無效宣告請求審查決定對專利權(quán)被宣告無效后尚未執(zhí)行或者履行完畢的專利侵權(quán)判決、調(diào)解書、專利侵權(quán)糾紛處理決定、專利實施許可合同、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等以追溯力，保障被指控的專利侵權(quán)人、專利被許可人以及被轉(zhuǎn)讓人的正當利益，防止專利權(quán)人借無效專利獲得不當利益。另一方面，對于已經(jīng)執(zhí)行或者履行完畢的專利侵權(quán)判決、調(diào)解書、專利侵權(quán)糾紛處理決定、專利實施許可合同、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，專利無效宣告的專利權(quán)視為自始即不存在，以該專利權(quán)為基礎(chǔ)的利益本不應(yīng)該由專利權(quán)人獲得。因此，專利法第四十七條第二款的規(guī)定以專利無效宣告請求審查決定有追溯力為原則，以無追溯力為例外。基于上述原因，在確定宣告無效的時間點時，應(yīng)該考慮以下因素：一是該時間點應(yīng)有對世性，應(yīng)是社會公眾均可公開得知并明確知曉的;二是該時間點具有確定性，應(yīng)是一個確定的時間點，原則上不宜隨當事人的具體情況或者其他人為因素發(fā)生變化;三是該時間點應(yīng)是較早的具有法律意義的時間點，盡量增加無效宣告請求審查決定發(fā)揮追溯力的機會。
解釋權(quán)利要求時應(yīng)使范圍與說明書公開的范圍相適應(yīng)
利用說明書和附圖解釋權(quán)利要求時，應(yīng)當以說明書為依據(jù)，使其保護范圍與說明書公開的范圍相適應(yīng)。
實用新型專利創(chuàng)造性判斷中對現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)域的確定與考慮
評價實用新型專利創(chuàng)造性時，一般應(yīng)當著重比對該實用新型專利所屬技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù);但在現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)給出明確技術(shù)啟示的情況下，也可以考慮相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù);相近技術(shù)領(lǐng)域一般指與實用新型專利產(chǎn)品功能以及具體用途相近的領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域一般指實用新型專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征所應(yīng)用的功能領(lǐng)域。
新晶型化合物的創(chuàng)造性判斷
《專利審查指南》“結(jié)構(gòu)接近的化合物”，僅特指該化合物必須具有相同的核心部分或者基本的環(huán)，不涉及化合物微觀晶體結(jié)構(gòu)本身的比較;在新晶型化合物創(chuàng)造性判斷中，并非所有的微觀晶體結(jié)構(gòu)變化均必然具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，必須結(jié)合其是否帶來預料不到的技術(shù)效果進行考慮。
創(chuàng)造性判斷中商業(yè)成功的考量時機與認定方法
一般情況下，只有利用“三步法”難以判斷技術(shù)方案的創(chuàng)造性或者得出無創(chuàng)造性的評價時，才將商業(yè)上的成功作為創(chuàng)造性判斷的輔助因素;對于商業(yè)上成功的考量應(yīng)當持相對嚴格的標準，只有技術(shù)方案相比現(xiàn)有技術(shù)作出改進的技術(shù)特征是商業(yè)上成功的直接原因的，才可認定其具有創(chuàng)造性。
對比文件公開的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖應(yīng)結(jié)合公知常識
對比文件中僅公開產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖形但沒有文字描述的，可以結(jié)合其結(jié)構(gòu)特點和本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識確定其含義。
權(quán)利要求的技術(shù)特征被對比文件公開的認定標準
權(quán)利要求的技術(shù)特征被比對文件公開，不僅要求該對比文件中含有相應(yīng)的技術(shù)特征，還要求該相應(yīng)的技術(shù)特征在對比文件中所起的作用與權(quán)利要求中的技術(shù)特征所起的作用實質(zhì)相同。
判斷是否支持時對權(quán)利要求書撰寫錯誤的處理
權(quán)利要求中的撰寫錯誤并不必然導致其得不到說明書支持;如果權(quán)利要求存在明顯錯誤，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)說明書和附圖的相應(yīng)記載能夠確定其唯一的正確理解的，應(yīng)根據(jù)修正后的理解確定權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案，在此基礎(chǔ)上在對該權(quán)利要求是否得到說明書的支持進行判斷。
功能性設(shè)計特征的認定及意義
功能性設(shè)計特征是指那些在該外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者看來，由所要實現(xiàn)的特定功能唯一決定而并不考慮美學因素的設(shè)計特征;功能性設(shè)計特征的判斷標準并不在于該設(shè)計特征是否僅僅由特定功能所決定，從而不需要考慮該設(shè)計特征是否具有美感;功能性設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果通常不具有顯著影響。
創(chuàng)造性判斷中采納申請日后補交的實驗數(shù)據(jù)的條件
創(chuàng)造性判斷中，當專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在申請日后補充對比數(shù)據(jù)以證明專利技術(shù)方案產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果時，接受該實驗數(shù)據(jù)前提是其用以證明的技術(shù)效果在原申請文件中有明確記載。
裁判專利復審委員會重作決定應(yīng)考量的情景
人民法院在判決撤銷或者部分插銷被訴具體行政行為時，是否判決被訴行政機關(guān)重新作出具體行政行為要視案件的具體情況而定。
人民法院在判決撤銷或者部分撤銷被訴具體行政行為時，可以判決被告重新作出具體行政行為，但是否判決被告重新作出具體行政行為要視案件的具體情況而定。人民法院在審查專利復審委員會作出的無效宣告請求審查決定時，對于專利復審委員會認為專利權(quán)有效，而人民法院認為專利權(quán)無效的情況，在判決撤銷被訴決定的同時，應(yīng)一并判決專利復審委員會重新作出決定;對于專利復審委員會認為無效的，人民法院在判決撤銷被訴決定時，是否一并判決專利復審委員會重新作出決定，要區(qū)分如下兩種情況;專利復審委員會針對無效宣告請求人所提出的無效理由和證據(jù)全部做出評述，而人民法院認為專利權(quán)有效的，不必再判決專利復審委員會重新作出決定;專利復審委員會沒有對無效宣告請求人所提出的無效理由和證據(jù)全部做出評述，而依據(jù)部分理由及相應(yīng)證據(jù)作出的無效決定不能成立的，人民法院應(yīng)一并判決專利復審委員會對無效宣告請求人所提出的其它無效理由和證據(jù)重新作出決定。
